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  • 美國商標申請和轉讓應注意什么?_創百匯

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    時間:2019-03-13   瀏覽:次   來自:

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    美國專利商標局轉讓司通常不會審查美國商標申請或注冊轉讓的有效性,因為USPTO負責審核轉讓文件的部門只確認申報者是否符合USPTO的最低申請要求。 向USPTO申請和接受轉讓并不能確認該文件的有效性。由于美國專利商標局未對轉讓的有效性進行審查,因此當出現商標異議,撤銷或侵權索賠時,第三方可能會質疑其有效性。
    基于不轉移商譽的挑戰
      如果沒有將涉及到的商譽與美國商標的所有權一起轉讓,則該轉讓被確定為“粗略轉讓”,并可能導致受讓人失去對指定商標的權利。參見Sugar Busters LLC v.Brennan,177 F.3d 258,265,50 U.S.P.Q.2d 1821,1824(5th Cir.1999)。在Sugar Busters中,上訴法院認為,商譽轉讓不僅要求遵循所要求的語言,還要求受讓人在商品上使用商標或在與轉讓人具有基本相同特征的服務上使用商標。案涉美國商標涵蓋了為糖尿病患者提供產品和用品的零售店服務,受讓人僅在飲食書上使用該商標。因此,上訴法院裁定,由于轉讓人的SUGAR-BUSTERS零售店服務與受讓人提供的服務不夠相似,未免消費者產生混淆,在轉讓中商譽沒有轉移!因此,法院維持了相關注冊的無效。

       當轉讓人在轉讓之前放棄商標時,也可被認為“粗略轉讓”。在Osmosis Technology, Inc. v. GE Osmonics, Inc., 2004 WL 725457 (T.T.A.B. Mar. 30, 2004)一案中,法院裁定,雖然有關書面轉讓包括商譽轉讓,但沒有實際商譽轉讓產生,這是因為轉讓人因連續六年未使用商標喪失商標權,并且無意繼續使用。因此,申請人無法從被該放棄的商標中的通過轉讓獲得優先權,并且其撤銷請求被拒絕。

    值得注意的是,申請人的登記并未因訴訟程序而無效,因為異議人并未提出無效宣告。
      關于尚未提交使用證明的意向使用美國商標申請,如果商標的所有權在沒有與商標所屬的現有業務一起轉讓,則會導致美國商標申請無效。如果申請本身無效,第三方基于其無效提出異議,因此商標注冊將被第三方以無效為由撤銷。該結果在最近的案例Central Garden & Pet Co. v. Doskocil Manufacturing Co. 108 U.S.P.Q.2d 1134 (T.T.A.B. 2013)中得到證實。商標審判和上訴委員會取消了美國商標注冊,因為相關申請基于意向使用申請尚未提交使用證據,并且沒有與該商標所涉及的現有業務一起轉讓。因此,轉讓“違反商標法§10的反轉讓條款。”108 U.S.P.Q.2d at 1150。此外,雖然該商標在轉讓時實際上已經進行商業使用,但TTAB認為這是無關緊要的。因為“蘭哈姆法案”限制了轉讓直到向美國專利商標局提交使用證明為止。Id. at 1147.
     
        在Creative Arts by Calloway, LLC v. Christopher Brooks, d/b/a/ The Cab Calloway Orchestra, Civil Action No. 09-CIV-10488 (CS) (S.D.N.Y. Dec. 27, 2012)案中也有類似的體現。在Creative Arts案中, 已故的爵士音樂家Cab Calloway的遺孀Mrs. Zulme Calloway,提交了一個基于意圖使用的商標申請。 提交申請后不久,在提交使用證明之前,Calloway夫人將申請轉讓給了Calloway夫人及其子女組成的公司。 轉讓不包括轉讓商標所涉及的現有業務。 地區法院的結論是,由于意圖使用商標申請的轉讓不包括商標所涉的全部或部分生產經營活動,轉讓無效,相關商標申請無效。
     
        另一方面,在Philip Restifo v. Power Beverages, LLC, Opposition No. 91181671 (T.T.A.B. Sept. 21, 2011)案中,雖然轉讓文件中沒有特定的語言表明轉讓包括“正在進行的"和“使用意向”申請所涉及的現有業務,商標審判和上訴委員會審查了進行登記的轉讓文件,推斷發生了這種轉移。因此,該意圖使用商標申請的轉讓是有效的,因為它包括轉讓商標所涉及的業務。Central Garden的決定中沒有提到Restifo,但Restifo可以與Central Garden區別開來,因為有額外的文件表明轉讓人和受讓人之間存在關系,包括轉讓人是受讓人公司的創始成員,這有助于證明業務的轉移。另一方面,在Central Garden,記錄中沒有其他證據可以推斷出業務的轉移。Amazon Technologies, Inc. v. Wax, 95 U.S.P.Q.2d 1865 (T.T.A.B. 2010)中指明,基于意圖使用的美國商標申請的轉讓是否必須符合轉讓業務的要求取決于該轉讓是否為事實轉讓。在亞馬遜,董事會沒有使意圖使用的商標申請無效,其中一個聯合申請人向另一個聯合申請人轉讓了他對該商標的權利,即使該轉讓不包括該商標所涉及的業務的轉讓。那是因為轉讓被裁定不是沒有轉移業務的轉讓,而是一個共同所有者放棄權利。

     總之,應該起草和審查美國商標的轉讓,并注意細節。 商標本身的轉讓以及商標轉讓給誰的內容可能會受到損害,可能會危及轉讓的有效性以及轉讓的申請或注冊的有效性。 同樣,TTAB訴訟和民事訴訟中的被告應密切審查原告商標的轉讓歷史,并毫不猶豫地質疑任何不正當轉讓的商標。
     

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